Источник: Foot Anstey LLP
Claridge's Hotel - известный лондонский отель, осуществляющий коммерческую деятельность под брендом CLARIDGE'S с 1889 года. Ответчик Claridge Candles представляет собой мелкую компанию по продаже свечей и ароматизаторов, начавшую свою деятельность примерно в сентябре 2018 года.
Как часто бывает в этом суде, стороны согласовали несколько условий ускорения процесса, чтобы сэкономить время и средства. В том числе они договорились о том, что решение о факте подмены товара будет зависеть от успеха иска по поводу товарного знака в соответствии с разделом 10(3) закона "О товарных знаках" 1994 года.
Итоговое решение вынесено в пользу отеля Claridge's в силу разделов 10(2) и 10(3) закона о товарных знаках:
- раздел 10(2): обладатель товарного знака может запретить третьим лицам использовать знак в отношении товаров и услуг, идентичных или сходных с товарами и услугами, защищенными товарным знаком, если для обычного потребителя существует вероятность смешения между ними;
- раздел 10(3): обладатель товарного знака может запретить третьим лицам использовать в коммерческой деятельности знак, идентичный или сходный с зарегистрированным знаком, если последний обладает репутацией на территории Великобритании, а также если использование нового знака осуществляется без надлежащей причины и позволяет извлекать несправедливую выгоду из различительной способности или репутации ранее зарегистрированного товарного знака, либо причиняет ущерб различительной способности или репутации ранее зарегистрированного товарного знака.
В рамках стратегии защиты компания Claridge Candles пыталась анулировать некоторые товарные знаки отеля Claridge's в связи с тем, что они не использовались пять или больше лет, чтобы сузить объем требований отеля на основании раздела 10(2). В итоге отелю Claridge's пришлось отказаться от одного товарного знака полностью, а еще от одного - частично.
Суд указал, что товарный знак CLARIDGE'S обладает очень значительной репутацией на территории Великобритании в сфере гостиничных услуг. Даже ответчик во время допроса согласился с тем, что большинство жителей Великобритании знают слово Claridge's и знают, что оно обозначает отель. Данный товарный знак подразумевает роскошь, гламур, элегантность и эксклюзивность в связи с характером и сферой применения товарного знака Claridge's.
Вопрос о наличии факта подмены товара суд рассматривал с позиции наличия в действиях Claridge Candles:
- указания на связь между знаком данной компании и знаком Claridge's, которая должна появиться в сознании обычного потребителя; и
- источника для одного из трех видов ущерба, а именно: (a) размывание (dilution); (b) осквернение (tarnishing); (c) несправедливая выгода (unfair advantage).
Суд отметил, что чем сильнее репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем проще установить факт несправедливой выгоды.
Суд удостоверился в наличии связи между тем, каким образом ответчик использовал свой товарный знак, и товарным знаком отеля Claridge's, для среднего потребителя, потому что:
- оба знака визуально практически идентичны;
- ответчик признал, что его товары намеренно были предназначены для премиум-сегмента и той же аудитории;
- отель обладает "очень существенной репутацией";
- существует риск смешения между двумя знаками.